自2001年中國(guó)入世以來(lái)，大批洋品牌爭(zhēng)相涌入中國(guó)，由于中國(guó)的商標(biāo)保護(hù)制度遵循注冊(cè)在先原則，洋品牌在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)存在一道天然的門檻：其品牌必須在中國(guó)獲得商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)。但是，由于中外商標(biāo)制度、文化差異等原因，外國(guó)申請(qǐng)人在中國(guó)商標(biāo)確權(quán)過(guò)程中往往存在一些誤區(qū)，稍不注意則很容易使自己陷入被動(dòng)的局面，輕則耽誤了商業(yè)計(jì)劃的實(shí)施，重則被迫退出中國(guó)市場(chǎng)。

　　誤區(qū)一：商標(biāo)組成元素缺乏顯著性

　　偏愛使用本行業(yè)(產(chǎn)品)的通用名稱、功能特點(diǎn)作為商標(biāo)的組成元素，由于這些商標(biāo)在其本國(guó)已經(jīng)獲準(zhǔn)注冊(cè)，甚至已經(jīng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用獲得一定的知名度，申請(qǐng)人在進(jìn)入中國(guó)時(shí)往往不愿輕易對(duì)商標(biāo)組成元素作出修改。因此，注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，不可避免地遭到中?guó)商標(biāo)局的駁回。

　　關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)顯著性的要求，《商標(biāo)法》第十一條有明確規(guī)定，外國(guó)申請(qǐng)人在中國(guó)遞交商標(biāo)注冊(cè)以前即應(yīng)要求商標(biāo)代理人對(duì)商標(biāo)的顯著性進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)擬注冊(cè)的商標(biāo)缺乏顯著性，可采取如下應(yīng)對(duì)措施：第一，對(duì)商標(biāo)圖樣作出適當(dāng)修改，例如對(duì)英文的首字母做一些特別的設(shè)計(jì)、使用縮寫、更換部分字母等。第二，如果該商標(biāo)已經(jīng)在中國(guó)大量使用，注意保留相關(guān)使用證據(jù)，在后續(xù)的駁回復(fù)審程序中提交證據(jù)證明該商標(biāo)已經(jīng)經(jīng)過(guò)大量使用獲得顯著性。

　　誤區(qū)二：指定商品/服務(wù)項(xiàng)目不規(guī)范，且范圍過(guò)窄

　　誤區(qū)二實(shí)際上包含了兩個(gè)問(wèn)題：

　　其一，關(guān)于商品不規(guī)范的問(wèn)題，即申請(qǐng)人在提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)選定的商品或服務(wù)項(xiàng)目不是《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中所列明的，這可能導(dǎo)致多重不利后果：

　　1、注冊(cè)申請(qǐng)無(wú)法以電子方式提交，導(dǎo)致提交需時(shí)被迫延長(zhǎng);

　　2、注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，通常?huì)收到商標(biāo)局的補(bǔ)正通知，被要求修改商品描述，即便以最快的速度按要求修改后順利獲得受理，也將多花近兩個(gè)月的時(shí)間;

　　3、如在收到商標(biāo)局的補(bǔ)正通知后堅(jiān)持不修改商品名稱，則極有可能收到商標(biāo)局的不予受理通知書。

　　因此，使用不規(guī)范的商品或服務(wù)名稱可以說(shuō)是有百害而無(wú)一利的，建議外國(guó)申請(qǐng)人在中國(guó)提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)以前，要求中方代理人對(duì)不規(guī)范的商品進(jìn)行同義或近義翻譯和轉(zhuǎn)換，盡量不要超出《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的范圍。如果實(shí)在是情況特殊，在區(qū)分表中無(wú)法找到內(nèi)容相近的商品或服務(wù)名稱，也要在補(bǔ)正程序中作出合理說(shuō)明，以免遭遇不予受理的尷尬。

　　其二，關(guān)于商品范圍過(guò)窄的問(wèn)題。在一些奉行使用在先原則的國(guó)家，注冊(cè)商標(biāo)指定的商品如果沒有實(shí)際投入使用，是不允許繼續(xù)保留的。因此，很多外國(guó)商標(biāo)權(quán)人在其本國(guó)的注冊(cè)申請(qǐng)中僅會(huì)指定一兩項(xiàng)商品，甚至?xí)褂孟薅ㄔ~匯進(jìn)一步限定該商品的實(shí)際使用領(lǐng)域。這樣的商品描述如果原封不動(dòng)地照搬到中國(guó)的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中，一方面容易出現(xiàn)上文所述的商品不規(guī)范的問(wèn)題，另一方面，也會(huì)出現(xiàn)覆蓋范圍過(guò)窄的問(wèn)題。實(shí)踐中，僅指定一兩項(xiàng)商品的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)出現(xiàn)沖突引證商標(biāo)的幾率較低，更容易注冊(cè)成功，但是商標(biāo)注冊(cè)成以后，尤其是該商標(biāo)在中國(guó)市場(chǎng)獲得一定知名度及影響力之后，各類別的搶注必將接踵而至，外方不得不花費(fèi)大量的時(shí)間、精力、金錢去清理這些惡意搶注的商標(biāo)，結(jié)果往往得不償失。

　　筆者認(rèn)為，中國(guó)奉行的是注冊(cè)在先為原則商標(biāo)制度，外國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人在提交商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，不應(yīng)僅限于其本國(guó)注冊(cè)指定商品項(xiàng)目，而應(yīng)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，指定的商品及服務(wù)清單應(yīng)當(dāng)覆蓋將來(lái)有可能從事的全部業(yè)務(wù)范圍及與之關(guān)聯(lián)的商品和服務(wù)類別，以免他人有可乘之機(jī)。

　　誤區(qū)三：把拼音當(dāng)成英文看

　　一般而言，知名度較高的品牌遭遇搶注的可能性也較高，因此，一些大公司非常熱衷于對(duì)與自己核心品牌近似商標(biāo)的初審公告進(jìn)行監(jiān)控，積極地通過(guò)商標(biāo)異議程序阻止他人的商標(biāo)注冊(cè)，以達(dá)到維護(hù)自身品牌價(jià)值不至外流的目的。

　　進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)控本來(lái)無(wú)可厚非，但是有些外國(guó)申請(qǐng)人喜歡將自己的監(jiān)控結(jié)果反饋給中國(guó)代理人，向其咨詢異議的可行性。由于文化差異的原因，也許在中國(guó)人眼中根本不會(huì)構(gòu)成近似的兩個(gè)商標(biāo)，外國(guó)人卻認(rèn)為已經(jīng)構(gòu)成高度近似。

　　外國(guó)人(包括申請(qǐng)人和代理人)對(duì)拼音基本沒有概念，按照中國(guó)人的閱讀習(xí)慣，在中文及拼音組合而成的商標(biāo)中，拼音部分應(yīng)當(dāng)視為中文部分的發(fā)音的標(biāo)注，其核心識(shí)別部分應(yīng)為中文。尤其值得一提的是，中文中有很多同音字，仍以上表為例，按照中國(guó)人的判斷標(biāo)準(zhǔn)，如果他人在相同商品上申請(qǐng)注冊(cè)“咖藍(lán)西+KALANXI”，也不會(huì)被認(rèn)定為與“卡蘭西+KALANXI”構(gòu)成近似，即便兩者的拼音部分完全相同。

　　關(guān)于以上誤區(qū)的解決方案，筆者的建議是，對(duì)于同時(shí)含有中文和英文(拼音)的監(jiān)控結(jié)果，外方應(yīng)充分聽取中方代理人的意見，如果確為拼音，且中方代理人認(rèn)為兩者不構(gòu)成近似，外方可放心聽從中方代理人的意見，放棄提出異議。

　　誤區(qū)四：不注意保留有效的使用證據(jù)

　　雖然中國(guó)遵循注冊(cè)在先原則，但在駁回復(fù)審、異議、無(wú)效宣告、撤銷三年不使用等程序中，均有可能需要提供相應(yīng)的使用證據(jù)證明商標(biāo)的使用狀況。

　　實(shí)踐中，外方當(dāng)事人在提供使用證據(jù)時(shí)存在兩種典型的情況：一種是基本提供不出來(lái)任何使用證據(jù)，其可能導(dǎo)致的不良后果顯而易見，在此不展開解釋;另一種是雖然可以提供大量的證據(jù)，但大多為無(wú)效證據(jù)，例如相關(guān)證據(jù)產(chǎn)生于中國(guó)大陸地區(qū)以外，或者相關(guān)證據(jù)雖為一些在中國(guó)大陸地區(qū)拍攝的照片，但照片上沒有顯示拍攝的時(shí)間、地點(diǎn)、申請(qǐng)人名稱、涉案商標(biāo)圖樣或指定商品等關(guān)鍵信息。外國(guó)申請(qǐng)人往往對(duì)第二種情況表示難以理解，他們認(rèn)為，我們都已經(jīng)提交了這么多證據(jù)了，為什么相關(guān)請(qǐng)求還是得不到支持?其實(shí)，使用證據(jù)的重點(diǎn)不在多，而是在于是否有效。下面以《商標(biāo)法》第三十二條[7]后半段的“已經(jīng)使用并有一定影響”中關(guān)于使用證據(jù)的要求舉例說(shuō)明什么是有效的使用證據(jù)。

　　從條文上來(lái)逐字理解可知，“已經(jīng)使用”是指證據(jù)的產(chǎn)生時(shí)間必須是在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日以前，產(chǎn)生的地點(diǎn)雖然沒有明文規(guī)定，但從商標(biāo)權(quán)固有的地域性可知，“產(chǎn)生于中國(guó)大陸地區(qū)”是一個(gè)隱含的前提，“并有一定影響”是指使用的時(shí)間跨度和空間跨度已經(jīng)達(dá)到較為廣泛的程度，即相關(guān)的證據(jù)產(chǎn)生于連續(xù)的、不同的年份，以證明時(shí)間的跨度較長(zhǎng)，產(chǎn)生的地點(diǎn)分布在中國(guó)境內(nèi)多個(gè)不同的省市，以證明空間的跨度較廣。

　　從以上字面剖析可知，一份有效的商標(biāo)使用證據(jù)，必須能夠明確顯示產(chǎn)生的時(shí)間、地點(diǎn)等重要信息，同時(shí)還要滿足法律條文對(duì)時(shí)間和地點(diǎn)的特定要求。另外，為了滿足證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，相關(guān)證據(jù)上還必須顯示申請(qǐng)人的名稱、商標(biāo)的圖樣及指定的商品或服務(wù)的名稱等信息。實(shí)踐中，單一證據(jù)同時(shí)包含以上各要素的情形并不多見，因此，申請(qǐng)人往往需要提供商標(biāo)使用過(guò)程中的多個(gè)載體共同組成相互印證的證據(jù)鏈才能達(dá)到使審查員或法官采信的證明標(biāo)準(zhǔn)，常見的商標(biāo)使用證據(jù)通常包括以下內(nèi)容：

　　商標(biāo)使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：

　　(1)采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說(shuō)明書、介紹手冊(cè)、價(jià)目表等上;

　　(2)商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上;

　　(3)商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳;

　　(4)商標(biāo)在展覽會(huì)、博覽會(huì)上使用，包括在展覽會(huì)、博覽會(huì)上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料;

　　(5)其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

　　商標(biāo)使用在指定服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式有：

　　(1)商標(biāo)直接使用于服務(wù)場(chǎng)所,包括使用于服務(wù)的介紹手冊(cè)、服務(wù)場(chǎng)所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎(jiǎng)券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上;

　　(2)商標(biāo)使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據(jù)、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護(hù)證明等;

　　商品商標(biāo)使用證據(jù)中的(3)、(4)、(5)項(xiàng)同樣適用于服務(wù)商標(biāo)。

　　最后，從證明力的大小來(lái)看，能夠?yàn)榈谌接∽C的發(fā)票、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單、媒體廣告等比申請(qǐng)人單方出具的商品包裝、宣傳冊(cè)等證據(jù)的證明力更強(qiáng)，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)盡量提供證明力較強(qiáng)的證據(jù)。

　　小結(jié)

　　商標(biāo)權(quán)屬于工業(yè)產(chǎn)權(quán)，具有地域性，不同國(guó)家的商標(biāo)制度或多或少會(huì)有些差異。從上文可看出，由于中外商標(biāo)制度固有的差異，洋品牌在進(jìn)入中國(guó)時(shí)遇到“水土不服”的情況不可避免，實(shí)際上，外國(guó)申請(qǐng)人在中國(guó)商標(biāo)確權(quán)程序中陷入的誤區(qū)遠(yuǎn)不止以上幾種。

　　注冊(cè)在先原則，是與使用在先原則相對(duì)的商標(biāo)確權(quán)制度，在中國(guó)，單純的商標(biāo)使用不會(huì)產(chǎn)生專用權(quán)，商標(biāo)注冊(cè)是確立商標(biāo)專用權(quán)的唯一方式，《商標(biāo)法》第四條 自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。第三十一條 兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的，初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo);同一天申請(qǐng)的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請(qǐng)，不予公告。

　　商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)手續(xù)齊備、按照規(guī)定填寫申請(qǐng)文件并繳納費(fèi)用的，商標(biāo)局予以受理并書面通知申請(qǐng)人;申請(qǐng)手續(xù)不齊備、未按照規(guī)定填寫申請(qǐng)文件或者未繳納費(fèi)用的，商標(biāo)局不予受理，書面通知申請(qǐng)人并說(shuō)明理由。申請(qǐng)手續(xù)基本齊備或者申請(qǐng)文件基本符合規(guī)定，但是需要補(bǔ)正的，商標(biāo)局通知申請(qǐng)人予以補(bǔ)正，限其自收到通知之日起30日內(nèi)，按照指定內(nèi)容補(bǔ)正并交回商標(biāo)局。在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)正并交回商標(biāo)局的，保留申請(qǐng)日期;期滿未補(bǔ)正的或者不按照要求進(jìn)行補(bǔ)正的，商標(biāo)局不予受理并書面通知申請(qǐng)人。